Pedidos divididos na LPI: Delimitação e temporalidade na jurisprudência do INPI

Pedidos divididos em patentes expõem limites do poder regulatório do INPI e reforçam segurança jurídica na inovação.

I. Introdução:

O sistema de patentes, pautado na lei da propriedade industrial (LPI, lei 9.279/96), visa assegurar aos inventores o privilégio temporário de utilização de seus inventos, em consonância com o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, XXIX, da Constituição Federal). A complexidade técnica e a multiplicidade de aspectos divulgados em determinados pedidos de patente podem resultar em questionamentos quanto à unidade de invenção, especialmente quando o conjunto reivindicado não é considerado vinculado por um único conceito inventivo. Além disso, por razões estratégicas, regulatórias ou de condução do exame, pode surgir a necessidade de desmembramento do pedido original..

O instituto do pedido dividido é o mecanismo legal que permite esse desdobramento e encontra suporte tanto em tratados internacionais, como o art. 4º G1 da CUP – Convenção da União de Paris, quanto na legislação interna, notadamente, no art. 262 da LPI.

O art. 26 da LPI estabelece o direito de o depositante solicitar a divisão do pedido de patente “até o final do exame”. Trata-se de uma prerrogativa fundamental para o depositante, que pode ser exercida por iniciativa própria ou em atendimento a uma exigência do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (a referida falta de unidade de invenção3). Os requisitos expressos pelo art. 26 da LPI para a divisão são os seguintes:(i) o pedido dividido deve fazer referência específica ao pedido original (inciso I); e (ii) o pedido dividido não deve exceder a matéria revelada constante do pedido original (inciso II).

O conceito de “matéria revelada” engloba todo o conteúdo do pedido de patente depositado, incluindo o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo, listagem de sequências e os desenhos, se houver. É crucial notar que o legislador optou pelo limite da matéria revelada (o que foi integralmente descrito quando do depósito do pedido de patente) e não se restringiu à “matéria reivindicada” (o que foi formalmente pleiteado no quadro reivindicatório para o qual é requerido exame).

A doutrina é também cristalina sobre o assunto. Segundo Denis Borges Barbosa, “as exigências legais (art. 26 do CPI/96) são que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original; e não exceda à matéria revelada constante do pedido original. Não cabe acréscimo à matéria do pedido que se divide – vedada a chamada continuation in part do direito americano; nada impede, porém que se solicite certificado de adição”.4

É notório que a matéria revelada é mais ampla que a matéria reivindicada, uma vez que, normalmente, nem tudo o que é revelado no relatório descritivo é incorporado pelo quadro reivindicatório submetido pelo requerente no momento de requerimento de exame.

O aert. 32 da LPI5, por sua vez, rege o direito do requerente de realizar modificações voluntárias no pedido de patente para melhor esclarecê-lo ou defini-lo. Este direito é limitado por um marco temporal e um requisito material: As alterações devem ocorrer “até o requerimento do exame” e devem se limitar à “matéria inicialmente revelada no pedido”.

No contexto administrativo do INPI, o art. 32 é visto como o “limite temporal final” para que alterações voluntárias sejam feitas, restringindo, portanto, o direito de adicionar matéria ou aumentar o escopo de proteção do quadro reivindicatório após o requerimento do exame técnico.

Historicamente, o INPI reconhecia, implicitamente, a possibilidade de dividir um pedido de patente e, por um período, seu parecer PROC/DICONS 7/26 admitiu que o depositante poderia incorporar ao quadro reivindicatório de um pedido (incluindo o dividido) matéria que fosse revelada no relatório descritivo, mesmo após o requerimento de exame.

No entanto, após intensa controvérsia e ações judiciais, a Procuradoria do INPI revogou esse parecer (em 2007) e passou a adotar uma interpretação altamente restritiva, consubstanciada no despacho 8/10 e na resolução PR 093/13.

O INPI buscou uma suposta “harmonia” entre o art. 26 (divisão até o final do exame) e o art. 32 (alterações até o requerimento de exame). Entretanto, essa interpretação restritiva estabeleceu dois novos tipos de restrições:

1. Restrição material (art. 32 nos pedidos divididos): Se a divisão ocorresse após a solicitação de exame do pedido original, a matéria contida no quadro reivindicatório do pedido dividido deveria se restringir à matéria reivindicada no quadro reivindicatório válido submetido na data da solicitação de exame do pedido original. Esta regra administrativa ignorava o art. 26, II, que permite que a matéria venha do que foi revelado.7

2. Restrição temporal (art. 26, “Final do Exame”): O INPI fixou que o “final do exame” para fins de divisão (art. 26) seria a “data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último” na primeira instância administrativa (art. 32 da IN 30/13, que revogou a IN 17/13).8

Essas restrições administrativas foram a base para os indeferimentos e arquivamentos que levaram às ações judiciais ajuizadas pelas empresas Wyeth e da Syngenta que serão discutidas abaixo como exemplos da aplicação prática das novas limitações impostas pelo INPI.

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