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Por Viviane Trojan

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) permite emendas em pedidos de patente durante fase de recurso, seguindo novos critérios

Como anunciado por nosso escritório em nossa Newsletter No. 67 de 15 de dezembro de 2023, um posicionamento da Procuradoria Federal do INPI, tornado norma pelo Presidente da autarquia, mudava o entendimento consolidado há décadas no Brasil, passando a proibir a apresentação de emendas aos pedidos de patentes em sede recursal, mesmo que fossem para restringir seu escopo.

Hoje restou esclarecido pelo INPI que as emendas restritivas para contornar as objeções apontadas no exame de 1ª instância poderão ser aceitas em segunda instância, se não implicarem novo pleito e mediante a observância das seguintes 4 novas condições divulgadas na Revista da Propriedade Industrial (RPI) #2773, publicada hoje, 27 de fevereiro de 2024:

1.  As emendas (ou modificações) ao quadro reivindicatório devem ter necessariamente nexo causal com os óbices apontados pela 1ª instância, ou seja, deve restar claro que as alterações se relacionam com as razões de indeferimento do pedido de patente.

2.   Somente poderão ser apresentadas modificações que sejam derivações restritivas lógicas daquele quadro objeto do indeferimento. Matérias abandonadas em 1ª instância não poderão ser resgatadas, com base nessa condição.

3.  Somente serão admitidas restrições que estejam expressamente previstas em reivindicações dependentes, ou oriundas da combinação de reivindicações independentes/interligadas. Não serão mais admitidas restrições com base no relatório descritivo e que não estejam expressas no quadro reivindicatório impugnado. Um excipiente, por exemplo, que constava apenas do RD não poderá ser usado para restringir o QR se não estiver descrito numa reivindicação dependente.

4.  Não serão permitidas solicitações de mudança de natureza em sede de 2ª instância, salvo se a referida mudança já tenha sido objeto demandado pelo depositante na primeira instância e tenha sido devidamente negada.

A possibilidade de aceitação das emendas foi apresentada por meio do Parecer 003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, complementar ao Parecer 0019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Já as regras acima, foram tornadas públicas no despacho decisório do Presidente Julio Cesar Castelo Branco.

Com relação à possibilidade de apresentação de dados ou documentos em 2ª instância, restou esclarecido que estes podem ser apresentados tão somente para embasar a argumentação de atividade inventiva.

O despacho decisório publicado em 27/02/2024 também informa que as exigências não cumpridas ou cumpridas de forma não satisfatória implicarão preclusão, a menos que o recorrente demonstre, com suporte e evidências, a impossibilidade de cumprimento da exigência em 1ª instância.

Tendo em vista que as regras recém anunciadas pelo INPI podem limitar indevidamente os direitos dos titulares, e que todos os atos do INPI são passíveis de controle pelo Judiciário, seguimos comprometidos na defesa dos interesses dos nossos clientes e prontos para desenhar a melhor estratégia caso a caso.⁠ Temos atuado ativamente na revisão dos recursos pendentes no INPI a fim de que nenhum dos pleitos dos nossos clientes seja limitado indevidamente. Para mais detalhes, fique à vontade para nos contatar em mail@kasznarleonardos.com.

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