Nova norma sobre o efeito devolutivo na análise de recursos contra o indeferimento de registro de marcas: o que muda

Em 12 de dezembro de 2023 o INPI publicou o parecer 17/2003/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em resposta à consulta formulada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, sobre aspectos do efeito devolutivo em recursos (artigo 212, § 1º da Lei de Propriedade Industrial), que envolvem o indeferimento do pedido de registro de marcas.

A análise foi dividida em dois cenários principais. O primeiro decorre dos casos em que o pedido de registro é negado com base em um registro anterior, que sofre pedido de caducidade (cancelamento por falta de uso) pelo titular do pedido indeferido. Nesse caso, poderia o INPI suspender a análise do recurso até a decisão final da caducidade?

A Procuradoria entendeu que não existe obrigação legal de suspender a análise do recurso até a decisão final do processo de caducidade, mas também não há proibição quanto a essa suspensão. Desse modo, concluiu que o INPI poderá suspender a análise do recurso até uma decisão final sobre a caducidade se entender oportuno ou conveniente.

O segundo cenário diz respeito aos pedidos que não sofreram oposição e tiveram o registro negado por aspectos intrínsecos à marca, como a falta de liceidade, distintividade e/ou veracidade, não tendo sido analisada a disponibilidade do sinal face a direito de terceiros. Se, na análise do recurso, o examinador da instância recursal entender não haver motivo para manter o indeferimento por tais características, poderia realizar buscas por marcas anteriores de terceiros ou deverá devolver o processo à primeira Instância para nova análise quanto a esse aspecto?

Quanto a esse cenário, a Procuradoria se posicionou no sentido de que os autos deveriam retornar à Primeira Instância para a análise da disponibilidade da marca face a direitos de terceiros. No entanto, levando-se em consideração o princípio da razoável duração do processo e com fundamento na teoria da causa madura, entendeu pela possibilidade de análise definitiva do mérito pela segunda Instância.

Em breve síntese, em ambos os cenários, deixou-se a critério do INPI a decisão quanto à (i) suspensão da análise do recurso até a decisão final sobre a caducidade e (ii) análise em segunda Instância da disponibilidade da marca nos casos de reforma da decisão de indeferimento com base na distintividade, liceidade e/ou veracidade do sinal. Resta saber se o INPI adotará um entendimento uniforme quanto aos temas ou se deixará a decisão quanto a tais aspectos à discricionariedade de cada examinador.

Esse parecer tem força de norma, por meio de decisão publicada na mesma data pelo Presidente do INPI Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira, e entrará em vigor a partir de fevereiro de 2024.

Caso seu processo se enquadre em uma dessas hipóteses, ou queira maiores informações sobre o assunto, por favor entre em contato com nossa Equipe Técnica no e-mail mail@kasznarleonardos.com.