Justiça brasileira proíbe cobrança de royalties por tecnologia em domínio público

No último dia de funcionamento do Poder Judiciário antes do recesso forense (período em que os prazos judiciais ficam suspensos e em que não se esperam movimentações nas ações judiciais), a juíza Célia Vidotti proferiu sentença na ação coletiva ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APROSOJA/MT) em face da Monsanto.

A ação de nº 1011982-53.2021.8.11.0041, ajuizada em abril de 2021, visava o ajuste de prazos das patentes PI0016460-7 e PI9816295-0 da Monsanto que cobrem o produto INTACTA RR2, e o ressarcimento de royalties pagos após a expiração das patentes.

Ao longo do processo, houve diversos incidentes processuais, incluindo Reclamação Constitucional ajuizada pela Monsanto contra decisão que havia deferido antecipação de tutela recursal e que obrigava a empresa a realizar depósito judicial de 1/3 do valor pago a título de royalties da tecnologia INTACTA, em benefício dos produtores que haviam recolhido os royalties com base em tecnologia objeto das patentes expiradas.

Na Reclamação Constitucional rediscutiu-se os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na ADI 5529, restando decidido que teriam se aplicado os efeitos retrospectivos da decisão do STF às patentes PI0016460-7 e PI9816295-0, fazendo com que o prazo das duas patentes fosse automaticamente reajustado para 20 anos contados de sua concessão e, portanto, tendo as patentes expirado em 12/12/2020 e 03/03/2018, respectivamente.

A sentença proferida em 20 de dezembro de 2024 julga procedente os pedidos formulados pela APROSOJA para:

– declarar a nulidade da cobrança dos royalties referente à patente PI0016460-7, a partir de 13/12/2020, e a patente PI9816295-0, a partir de 04/03/2018, na proporção de 1/3, para cada patente, do valor cobrado a título de royalties da tecnologia “INTACTA RR2 PRO”;

– determinar a cessação imediata da cobrança de royalties proporcionais do produto INTACTA RR2 PRO, referentes às duas patentes da Monsanto em questão, que estão em domínio público; e

– condenar a Monsanto a restituir aos produtores rurais os valores que foram indevidamente pagos, cujos valores devem ser acrescidos de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

A sentença em questão traz à luz importantes pontos de atenção para os titulares de direitos de patentes, sobretudo no tocante à identificação dos ativos protegidos por propriedade industrial, definição dos royalties  aplicados às tecnologias protegidas, à redação dos respectivos contratos de licenciamento e aos cuidados necessários à comunicação sobre os ativos imateriais das empresas.

É importante acompanhar os desdobramentos dessa questão no Judiciário, sobretudo diante da expectativa de tentativa de reversão dessa decisão pela Monsanto em sede de recurso de Apelação e das novas discussões que se inaugurarão em segunda instância, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – MT.

A equipe de especialistas do Kasznar Leonardos segue à disposição para sanar eventuais dúvidas sobre o caso concreto, bem como para assessorar você e sua empresa com relação às melhores práticas contratuais e à gestão dos ativos de propriedade intelectual.

Caso deseje receber uma cópia da sentença em português ou inglês, nos contate através do e-mail mail@kasznarleonardos.com.