Por Gabriel Francisco Leonardos

A lei brasileira exige que os contratos internacionais que importem em transferência de tecnologia sejam registrados junto ao INPI – instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que possam ser realizados os pagamentos ao exterior, e para que os montantes respectivos sejam considerados “despesas operacionais” (i.e. dedutíveis na apuração do imposto de renda de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real), dentre outros efeitos. Não há dúvidas que esse rito deve ser seguido pelos contratos de know-how, mas a legislação não é clara com relação aos contratos de prestação de serviços de assistência técnica, uma vez que em relação aos mesmos pode haver, ou não, a transferência de tecnologia.

No julgamento de recente Recurso Especial (REsp 1.512.647, julgado em 13.05.2015; decisão publicada em 05.08.2015), o Superior Tribunal de Justiça procurou estabelecer parâmetros para a responsabilidade civil dos provedores de internet em caso de infração de direitos autorais – hipótese não contemplada pelo Marco Civil da Internet. No caso em análise, uma produtora de vídeos didáticos ajuizou ação em face do Google requerendo a retirada de diversas comunidades do Orkut que ofereciam cópias não-autorizadas de vídeos educativos, bem como indenização pelos danos sofridos. A produtora alegava que o Google não removeu os vídeos apesar de notificado extrajudicialmente, enquanto o Google alegava que as respectivas URLs não foram fornecidas pela produtora.

O Recurso Especial foi interposto pelo Google contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condenou a empresa (i) a pagar indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença ou, na impossibilidade de apuração, na forma do artigo 103 da Lei de Direitos Autorais; (ii) a remover as páginas infratoras. O Google sustentou que a obrigação de retirar os vídeos era impossível de ser cumprida, pois não havia indicação das URLs, bem com o que o caso era de responsabilidade subjetiva, sendo que o Google não praticou nenhuma conduta de violação ao direito autoral.

Apesar do caso ter ocorrido antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, o relator do caso, Ministro Luís Felipe Salomão, entendeu que seria importante harmonizar a decisão do caso com os princípios daquela lei. Neste passo, afastou a responsabilidade civil objetiva do Google, ressaltando que, tendo em vista expressa determinação do Marco Civil, a lei aplicável para verificar a existência de responsabilidade civil por parte do provedor seria a Lei de Direitos Autorais.

Os advogados e também sócios de Kasznar Leonardos, Elisabeth Kasznar Fekete e Gabriel Francisco Leonardos, são recomendados pela publicação "Who´s Who Legal – Trademarks 2015".

A Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) arquivou recentemente uma representação apresentada contra a titular de patentes essenciais de importante padrão tecnológico de telefonia celular, por entender que não havia na conduta denunciada a prática de infração à ordem econômica ou abuso de direitos de

propriedade intelectual.

A Superintendência do CADE é o órgão administrativo da autarquia que analisa atos de concentração e apura a ocorrência de infrações à ordem econômica em primeira instância, após a qual os casos podem ser remetidos ou avocados pelo Tribunal do CADE. A missão institucional da autarquia é zelar pela ordem econômica constitucional, que se pauta pelos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

No presente caso, a titular de patentes essenciais de padrão tecnológico internacional de telefonia celular foi denunciada ao CADE pela suposta prática de abuso de direitos de propriedade intelectual e sham litigation, configurada por ter movido ações de infração de patente contra a empresa denunciante, que tentava negociar a licença dessas patentes.

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) decidiu recentemente multar uma grande empresa farmacêutica em 36 milhões de reais pela prática de “sham litigation”, em caso que envolveu o pedido de patente de um medicamento usado no tratamento do câncer. Muito embora esta não tenha sido a primeira multa milionária aplicada pelo CADE a uma farmacêutica, casos como este ainda são raros, de modo que a jurisprudência da autarquia ainda está sendo gradativamente construída.

O Tribunal do CADE é um órgão judicante da autarquia federal, cuja missão institucional é zelar pela ordem econômica constitucional, que se pauta pelos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. A doutrina do chamado sham litigation, por sua vez, pode ser compreendida grosso modo como um abuso do direito de litigar, caracterizado pela prática de se recorrer ao Judiciário no intuito de constranger os concorrentes pela ação em si, não importando a pertinência de seu objeto ou chances de sucesso.

No presente caso, a empresa multada havia depositado pedido de patente de processo para a droga referida acima antes da entrada em vigor do Acordo TRIPS no Brasil (posteriormente as reivindicações do pedido foram ampliadas para abranger o produto em si também). Como é sabido, o Brasil não aceitava patentes de fármacos até a promulgação da atual Lei da Propriedade Industrial em 1996, que foi editada para adequar o ordenamento jurídico brasileiro ao TRIPS. Apesar disso, no momento em que a empresa depositante requereu o exame do pedido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o TRIPS já estava em vigor.

Case Studies – Revista Brasileira de Management

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) deve decidir, em 2015, alguns casos importantes que envolvem a aplicação da doutrina do chamado sham litigation no campo da propriedade industrial em 2015. A expectativa é de que essas decisões sinalizem claramente ao mercado aquilo que pode ser considerado como uma prática anticompetitiva e infração à ordem econômica envolvendo direitos de propriedade intelectual no Brasil.

O Tribunal do CADE é um órgão judicante da autarquia federal, cuja missão institucional é zelar pela ordem econômica constitucional, que se pauta pelos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Dentre as competências legais do Tribunal encontram-se as prerrogativas de aprovar atos de concentração e de decidir acerca da ocorrência de infração à ordem econômica e à aplicação de sanções aos agentes responsáveis.

É sempre válido destacar que a nova Lei de Defesa da Concorrência (Lei n°. 12.529 de 30 de novembro de 2011 – Lei do CADE), ao contrário de sua predecessora, menciona expressamente o abuso de direitos de propriedade intelectual como uma das muitas espécies de infração à ordem econômica (art. 36, §3°). As decisões do Tribunal que estão por vir neste ano ajudarão a esclarecer o que a autarquia entende por abuso de direitos de propriedade intelectual.

A doutrina do chamado sham litigation, oriunda dos Estados Unidos, pode ser compreendida como um abuso do direito de litigar, numa adaptação livre da expressão norte-americana para o português. Por essa construção, busca-se coibir como ilícita a prática de se recorrer ao Judiciário no intuito único de constranger os concorrentes pela ação em si, não importando a pertinência de seu objeto ou chances de sucesso. Tratar-se-ia, pois, da situação em que uma ação é proposta com o objetivo de prejudicar terceiros tão somente pela própria ação, independentemente, portanto, de seu mérito, que pode ser manifestamente descabido.

Entrou em vigor em janeiro de 2015 a Resolução n°. 10, de 29 de outubro de 2014, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) cujo objetivo é definir o conceito de “contrato associativo”, presente na Lei n°. 12.529, de 30 de novembro de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência), entre as hipóteses de necessidade de submissão prévia ao CADE para aprovação, uma vez preenchidos os pressupostos legais. Com a nova resolução, deve-se eliminar a insegurança jurídica que pairava entre os agentes econômicos ao celebrar acordos comerciais sem ter certeza se a aprovação prévia da autarquia federal se fazia necessária, o que incluía casos de licenciamento de propriedade industrial.

Pela sistemática da Lei, devem ser submetidos à aprovação prévia do CADE os atos de concentração econômica em que (a) pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 750 milhões de reais; e (b) pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 75 milhões de reais[1]. 

O artigo 90 do mesmo diploma lista as hipóteses taxativas que podem constituir um ato de concentração econômica para os efeitos da Lei. A maioria dos casos enumerados diz respeito a operações societárias, mas o inciso IV desse artigo refere-se à celebração de “contrato associativo, consórcio ou joint venture”, inexistindo definição para a expressão “contrato associativo”, que poderia englobar acordos comerciais sem qualquer repercussão na concorrência.

[1] Artigo 88 da Lei do CADE c/c art. 1º da Portaria Interministerial n°. 994 de 30 de maio de 2012.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou recentemente novas regras relativas ao uso de marcas em produtos farmacêuticos, na forma da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n°. 59 de 10 de outubro de 2014.

Esse novo regulamento exerce um papel muito importante na indústria, uma vez que, além da obrigatoriedade de registro prévio junto à autarquia de todos os fármacos para comercialização, a ANVISA não apenas avalia a eficácia e os aspectos sanitários dos produtos pretendentes ao registro, mas também determina como deverá ser feita a rotulagem dos mesmos e aprova o uso de marcas nas embalagens.

Como não existe nenhuma relação direta entre o registro regulatório junto à ANVISA e a concessão de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), as regras aprovadas pela ANVISA são, na prática, as únicas a reger a aprovação para comercialização e rotulagem de produtos farmacêuticos. Na hipótese de conflito entre uma decisão da ANVISA e uma do INPI, referente, por exemplo, ao risco de confusão entre duas marcas de competidores, geralmente caberá ao Judiciário resolver a questão.

Como informamos em nossa Newsletter #2, de janeiro de 2014, o Presidente do Instituto nacional da Propriedade Industrial (INPI) exarou, em outubro de 2013, a Resolução nº 113, visando regular o controle do pagamento de anuidades por titulares de patentes e de pedidos de patentes. A Resolução imediatamente causou fortes reações de titulares, advogados e agentes da propriedade industrial, em virtude de seu artigo 13, que contradiz os Artigos 86 e 97 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96, LPI). Estima-se que tal contradição possa ter prejudicado os direitos de titulares sobre quase 10.000 patentes concedidas e 2.300 pedidos de patente.

De acordo com a LPI, o não pagamento de anuidades deve acarretar o arquivamento do pedido de patente ou a extinção da patente (artigo 86). No entanto, o artigo 87 permite a restauração do pedido ou da patente mediante requisição do respectivo titular feita no prazo de 3 (três) meses, contado do momento em que o INPI publica a notificação de arquivamento

A Copa do Mundo da FIFA está permitindo que nós brasileiros constatemos a importância da proteção jurídica aos direitos de propriedade intelectual. Este megaevento é responsável por mais de 90% de todas as receitas da FIFA (as quais são utilizadas para organizar eventos em todos os continentes e desenvolver o esporte com eficiência inegável), e ele não seria possível sem que existisse a proteção efetiva aos direitos sobre as marcas da FIFA e uma eficaz repressão ao marketing de emboscada. Neste ponto é importante ressaltar que é livre o uso de futebol na publicidade, e que o que não pode existir é que o anunciante faça uma associação com a Copa do Mundo, de modo a induzir terceiros a acreditar que os produtos ou serviços anunciados são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA, quando não o são.

Em boa hora o congresso brasileiro aprovou a Lei da Copa que trouxe para o nosso sistema jurídico medidas necessárias à realização deste evento excepcional; a rigor,

The growth of the Brazilian market and economy is paralleled by the increase in counterfeiting activities. The enforcement of IP rights involves planning, technology, intelligence, training and coordination, with support from a number of laws and treaties, as well as the relevant rules of the Federal Constitution, the Civil Code, the Criminal Code, the Civil Procedure Code, the Criminal Procedure Code and administrative statutory instruments.

The legal framework for anti-counterfeiting includes:

• the Industrial Property Law (9,279/96);

• the Copyright Law (9,610/98); and

• the Software Law (9,609/98).

In addition, Brazil is a signatory to the main international IP instruments, such as:

• the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as reviewed in Stockholm in 1967);

• the Agreement on Trade-Related Aspects of IP Rights (TRIPs);

• the Berne Convention for the Protection of Literary and Artist

1 What are the principal statutes regulating advertising generally?

The legal basis for the provision of advertisement regulation is set forth by the 1988 Brazilian Constitution, which determines that the law will provide for special rules on the advertising of products and services that may offer health and environmental risks, such as tobacco, alcohol and medicines (section 220, paragraph 3, II, and paragraph 4).

Revista Marcasur. Suplemento Brasil Al Día. Março, 2014.

La inseguridad jurídica que existe en Brasil es tanta que un dicho burlesco dice que “en Brasil hasta el pasado es incierto”. Un ejemplo de reciente conducta del Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que generó perplejidad fue la presentación de acciones de nulidad de las patentes mailbox.

Tribuna do Advogado.